OLG Wien-Entscheidung vom 22.1.2026, 33 R 165/25i
Sachverhalt:
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der internationalen Marke Nr. 1449613 „BUTTERFINGER“, die seit dem 20. Dezember 2018 bei der WIPO für Waren der Klasse 30 registriert ist. Die Schutzwirkung dieser internationalen Registrierung wurde unter anderem auch für Österreich beansprucht. Die Veröffentlichung in der „WIPO Gazette of International Marks“ erfolgte am 14. Februar 2019. Österreich erklärte am 25. Juni 2019 die Schutzgewährung.
Am 14. Februar 2025 stellte die Antragstellerin beim Österreichischen Patentamt den Antrag auf Unwirksamerklärung der internationalen Marke für das Gebiet der Republik Österreich. Sie stützte sich dabei auf § 33a MSchG in Verbindung mit § 2 Abs 2 MSchG und brachte vor, die Marke sei in den letzten fünf Jahren in Österreich weder von der Markeninhaberin noch mit deren Zustimmung ernsthaft benutzt worden. Rechtfertigungsgründe für eine Nichtbenutzung seien nicht ersichtlich. Damit liege der Verfallsgrund der Nichtbenutzung vor.
Das Patentamt stellte diesen Antrag der Markeninhaberin zu und forderte sie auf, binnen zwei Monaten eine Gegenschrift zu erstatten. Die Antragsgegnerin reagierte innerhalb dieser Frist nicht. Daraufhin erklärte die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts die internationale Marke mit Wirkung vom 14. Februar 2025 für das Gebiet der Republik Österreich für unwirksam.
Gegen diese Entscheidung erhob die Antragsgegnerin Berufung.
Entscheidung:
Das OLG Wien gab der Berufung Folge, hob die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts samt dem vorangegangenen Verfahren als nichtig auf und wies den Antrag auf Unwirksamerklärung zurück. Ausschlaggebend war, dass der Löschungsantrag verfrüht eingebracht worden war.
Nach § 33a Abs 1b MSchG kann ein Antrag auf Löschung einer internationalen Marke wegen Nichtbenutzung frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Frist zur Mitteilung einer Schutzverweigerung gestellt werden. Bei international registrierten Marken mit Schutzwirkung für Österreich ist daher zunächst die einjährige Frist nach Art 5 Abs 2 MMP zu berechnen, innerhalb derer Österreich den Schutz verweigern könnte. Erst danach beginnt die fünfjährige Benutzungsschonfrist.
Im vorliegenden Fall wurde die internationale Marke Österreich am 14. Februar 2019 notifiziert. Die einjährige Frist endete daher mit Ablauf des 14. Februar 2020. Daran anschließend lief die fünfjährige Benutzungsschonfrist bis zum Ablauf des 14. Februar 2025. Der Löschungsantrag wurde von der Antragstellerin exakt an diesem Tag, dem 14. Februar 2025, eingebracht und damit noch vor Ablauf dieser Schonfrist. Nach Auffassung des OLG Wien war der Antrag daher unzulässig.
Das OLG stellte klar, dass die Benutzungsschonfrist dem Markeninhaber gerade dazu dient, die Marke während der ersten fünf Jahre gegen Angriffe wegen Nichtbenutzung abzusichern. Ein Antrag kann daher erst nach vollständigem Ablauf dieser Zeit wirksam gestellt werden.
Das OLG qualifizierte den Ablauf der Benutzungsschonfrist als verfahrensrechtliche Zulässigkeitsvoraussetzung. Das Patentamt hätte den Antrag daher nicht inhaltlich behandeln und auch nicht zur Gegenschrift zustellen dürfen, sondern ihn bereits von vornherein zurückweisen müssen. Weil dennoch eine Sachentscheidung ergangen war, hob das OLG nicht nur die angefochtene Entscheidung, sondern auch das vorausgegangene Verfahren als nichtig auf.
Das Gericht hielt ergänzend fest, dass in einem Verfahren auf nachträgliche Unwirksamerklärung einer internationalen Marke grundsätzlich nach nationalem Recht zuzustellen ist. Da im österreichischen Register kein Vertreter eingetragen war, wäre eine unmittelbare Zustellung an die Markeninhaberin ausreichend gewesen.
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