EuGH-Urteil vom 19.5.2022, Rechtssache C‑466/20
Sachverhalt:
Die Klägerin ist Inhaberin der Unionswortmarke HEITEC, die 1998 angemeldet wurde. Heitec wurde 1984 in das Handelsregister eingetragen. Die Beklagte Heitech ist seit 2002 Inhaberin einer deutschen Bildmarke mit dem Wortbestandteil „heitech promotion“ sowie seit 2008 Inhaberin einer Unionsbildmarke mit dem Wortbestandteil „heitech“.
Bereits 2004 fragte Heitech bei Heitec an, ob Interesse am Abschluss einer Koexistenzvereinbarung bestünde. Als Heitec 2008 von der Unionsbildmarke mit dem Wortbestandteil „heitech“ Kenntnis erlangte, folgte eine Abmahnung. In ihrer Antwort schlug Heitech erneut den Abschluss einer Koexistenzvereinbarung vor. 2012 brachte Heitec schließlich eine Klage gegen Heitech ein. Aufgrund verschiedener Formfehler und von Heitec verschuldeter Verzögerungen, wurde die Klage jedoch erst 2014 zugestellt.
Das Landgericht wies die Klage ab. Auch das Oberlandesgericht Nürnberg sah die Klage von Heitec wegen Verwirkung als unbegründet an. Der BGH beschloss, das Verfahren auszusetzen und dem EuGH Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen. Der BGH wollte im Wesentlichen wissen, ob eine Handlung – wie zB eine Abmahnung –, mit der sich der Inhaber einer älteren Marke der Benutzung einer jüngeren Marke widersetzt, ohne jedoch einen behördlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen, die Duldung der Marke im gesetzlichen Sinne beenden kann.
Entscheidung:
Der EuGH hielt zunächst fest, dass der Unionsgesetzgeber mit der Einrichtung einer Frist für den Eintritt der Verwirkung durch Duldung von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis der Benutzung der jüngeren Marke sicherstellen wollte, dass der Schutz einer älteren Marke auf die Fälle beschränkt bleibt, in denen sich der Inhaber hinreichend wachsam zeigt, indem er sich der Benutzung von Zeichen, die diese Marke verletzen können, durch andere Wirtschaftsteilnehmer widersetzt. Die Rechtssicherheit soll dadurch gewahrt werden. Hat der Inhaber einer älteren Marke die Benutzung einer gutgläubig angemeldeten jüngeren Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren wissentlich „geduldet“, muss der Inhaber der jüngeren Marke die rechtliche Gewissheit erlangen, dass diese Benutzung vom Inhaber dieser älteren Marke nicht mehr in Frage gestellt werden kann.
Jedenfalls die Einlegung eines behördlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs vor Ablauf dieser Frist beendet die Duldung und verhindert folglich die Verwirkung. Durch die Einlegung eines solchen Rechtsbehelfs bringt der Inhaber der älteren Marke nämlich eindeutig seinen Willen zum Ausdruck, sich der Benutzung der jüngeren Marke zu widersetzen. Eine Abmahnung kann die Frist für den Eintritt der Verwirkung durch Duldung vorübergehend unterbrechen. Weigert sich der Adressat aber, der Abmahnung nachzukommen oder Verhandlungen aufzunehmen, muss der Inhaber der älteren Marke seine Bemühungen (diesem Zustand abzuhelfen) innerhalb einer angemessenen Frist fortsetzen (zB durch eine Klage).
Der EuGH kam daher zu dem Ergebnis, dass eine Handlung – wie zB eine Abmahnung – die Duldung nicht beendet und dementsprechend nicht die Verwirkungsfrist im Sinne dieser Bestimmungen unterbricht.
Im Hinblick auf die verzögerte Zustellung der Klage erwog der EuGH, dass zwar die Einreichung eines verfahrenseinleitenden Schriftstücks normalerweise die ernsthafte und eindeutige Absicht des Rechtsbehelfsführers widerspiegelt, seine Rechte geltend zu machen. In bestimmten Fällen können aber Zweifel an dieser Absicht und der Ernsthaftigkeit aufkommen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das verfahrenseinleitende Schriftstück aufgrund mangelnder Sorgfalt des Rechtsbehelfsführers nicht rechtzeitig mit formalen Anforderungen in Einklang gebracht wird.
Bei Verwirkung des Anspruchs auf Nichtigerklärung und auf Unterlassung durch Verwirkung ist der Inhaber der älteren Marke schließlich auch daran gehindert, Neben- oder Folgeansprüche (wie Ansprüche auf Schadensersatz, auf Auskunft oder auf Vernichtung von Waren) zu erheben.
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