OGH-Entscheidung vom 28.5.2019, 4 Ob 77/19f
Sachverhalt:
Die Klägerin ist die Betriebsgesellschaft eines Fußballvereins und Lizenznehmerin einer zugehörigen Wort-Bild-Marke (zeigend das Vereinswappen).
Die Beklagte ist eine Sportvermarktungsagentur mit Sitz in Liechtenstein, die über die Vermarktungsrechte der Betriebsgesellschaften zweier niederösterreichischer Bundesliga-Fußballklubs verfügt.
Anlässlich der Bundesligaspiele dieser niederösterreichischen Fußballklubs gegen den Fußballverein der Klägerin, sandte die Beklagte eine E-Mail an einen Sponsor der Klägerin, in der sie ein Werbe- und Hospitality-Angebot für diese Fußballspiele unterbreitete. Der E-Mail waren Grafiken angeschlossen, die die geschützte Wort-Bild-Marke der Klägerin beinhalteten.
Die Klägerin sah hierin einerseits eine Markenrechtsverletzung, andererseits rechtwidrige Direktwerbung und begehrte vor Gericht u.a. die Unterlassung.
Entscheidung:
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren zur Gänze statt. Das Berufungsgericht gab der Berufung der Beklagten teilweise Folge. Gegen diese Entscheidung richtete sich die Revision der Klägerin. Der OGH hielt die Revision für zulässig und berechtigt. Aus der Begründung:
Nach § 10 Abs 3 Z 3 MSchG sind Benutzungshandlungen in Bezug auf eine fremde Marke zu Zwecken der Identifizierung von oder zum Verweis auf Waren erlaubt, wenn sie zur Bestimmung einer anderen Ware oder Dienstleistung (beispielsweise als Zubehör oder Ersatzteil) erforderlich sind und dies gleichzeitig den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht. Diese Bestimmung, die eine Ausnahme vom Markenrecht normiert, ist jedoch eng auszulegen.
Die Benutzung der geschützten Marke ist demnach nur dann erforderlich, um die Bestimmung der eigenen Ware oder Dienstleistung darzulegen, wenn diese Nutzung praktisch das einzige Mittel ist, um diesen Zweck zu erfüllen. Die erforderliche Benutzung der fremden Marke darf zudem nicht dazu führen, dass sie als unlauter zu qualifizieren ist (vor allem durch Rufausbeutung, Rufschädigung, Aufmerksamkeitsausbeutung und Verwässerung) oder das Vorliegen einer vertraglichen Beziehung vorgetäuscht wird.
Der OGH bejahte die von der Klägerin befürchtete Rufausbeutung durch die Verwendung ihrer Wort-Bild-Marke:
Für eine Rufausbeutung reicht es nicht aus, wenn die Beklagte von der Wertschätzung und der Unterscheidungskraft der Marke der Klägerin faktisch profitiert, wenn und soweit dies durch die Notwendigkeit deren Benutzung gedeckt ist. Vielmehr müssen weitere Anhaltspunkte für ein bewusstes Schmarotzen hinzukommen. Die fremde Marke darf demnach nicht für eigene Werbezwecke eingesetzt werden, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehen.
Im Anlassfall hat die Beklagte hat als Vermarktungsagentur der niederösterreichischen Fußballklubs nicht nur die in Rede stehenden Fußballspiele unter Hinweis auf die gegnerische Auswärtsmannschaft angekündigt, sondern eigene Produkte angeboten und damit Eigenwerbung betrieben. Dabei hat sie sich nicht auf die Nennung der gegnerischen Mannschaft beschränkt, sondern die Wort-Bild-Marke der Klägerin mehrfach in ihrem Angebots-E-Mail verwendet. Damit geht die Inanspruchnahme der Werbewirkung der fremden Marke über die erforderliche Leistungsbestimmung im Sinn des § 10 Abs 3 Z 3 MSchG hinaus.
Als Ergebnis hielt der OGH fest, dass die Klage in Bezug auf die unzulässige Verwendung der Wort-Bild-Marke der Klägerin berechtigt war.